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작성일 : 11-10-30 13:57
미국 특허법 소개 3 - 명세서 기재요건 (Requirements for Specification)
 글쓴이 : KORUS
조회 : 7,049  


앞에서 살펴본 대로 특허를 받기 위해서는 청구된 발명이 ‘신규성 (novelty)’, ‘비자명성 (non-obviousness),’
및 ‘명세서 기재 요건 (requirements for specification)’ 등을 만족하여야 하는데, 여기서는 그 중 하나인
명세서 기재 요건’에 대하여 관련 규정인 특허법 제 112 조1) (35 U.S.C. § 112)를 중심으로 살펴본다.

특허법 제 112조는 명세서 기재요건, 청구항 기재요건 및 그 형식, 그리고 ‘수단-기능 청구항
(means-plus-function claim)'의 해석을 규정하고 있으며, 6개의 절로 구성되어 있다.

제 (1)절에는 명세서 기재시 만족해야 하는 3가지 기재 요건을 규정하고 있는데 그 각각의 내용은
다음과 같다.

1) ‘상세한 설명(written description)’ 기재요건: 발명자의 청구발명에 대한 정확한 정보를 개시해야 하는
의무를 나타내며, 특허권자에게 배타적인 권리를 부여하는 대신 발명기술에 대한 충분한 개시를 통해
유용한 기술의 진보를 촉진하고자 하는 것이다. 
출원시의 명세서에 설명하고 있지 않은 ‘신규사항 (new matter)’을 청구하는 것을 방지하며,
명세서에 추가되거나 정정된 청구항이 출원당시에 개시된 내용에 의해 뒷바침 되지 않으면
‘상세한 설명’ 기재요건에 위배된다.

2) ‘실시가능(enablement)’ 기재요건: 명세서는 청구된 발명을 해당 분야의 당업자가 사용 및 생산 가능하도록
기재하여야 한다는 요건으로, 명세서 기재에 비해 너무 넓은 범위의 청구항을 작성할 경우에
설사 ‘상세한 설명’ 기재요건을 만족한다 하더라도 ‘실시 가능’ 기재요건을 만족하지 못하게 되어
거절될 가능성이 있다.

3) ‘최적의 실시예 (best mode)’ 기재요건: 단순히 청구된 발명을 해당분야의 당업자가 사용 및 생산가능하도록
명세서를 기재해야 할 뿐 아니라, 발명자가 출원시에 주관적으로 생각하는 ‘최적의 실시예’를 기재하도록
규정하고 있다. ‘최적’의 여부는 발명자의 주관적 인식을 판단대상으로 하므로 객관적으로 판단되는 최적의
실시예를 기재하도록 요구하는 것은 아니다. 개정된 특허법에서는 특허권자가 ‘최적의 실시예’기재조건을
만족시키지 못했다는 사유의 특허침해 방어 (patent infringement defense)를 삭제하였다.

제 (2)절은 명세서는 하나 이상의 청구항을 포함하고 청구항은 발명의 대상을 ‘특정하고 분명하게’ 청구하도록
청구항의 기재요건 즉, ‘명확한 한정 (definiteness)’ 요건을 규정하고 있다.

제 (3)절부터 (5)절까지에서는 청구항을 독립 청구항과 종속 청구항 (다중 종속 청구항 포함)으로 나타낼 수 있으며,
종속 청구항은 인용하는 특정 청구항의 모든 한정사항을 포함하는 것으로 해석 한다는 내용 등을 규정하고 있다.

제 (6)절은 ‘수단 기능 (means-plus-function)’ 형태로 표현된 청구항 중 그 수단을 지원하는 구조물, 재질, 동작 등이 청구항에 기재되지 않은 청구항을 해석하는 데 있어서, 특정된 기능을 수행하기 위한 모든 수단들이 권리범위에 해당되는 것이 아니라 명세서에 개시된 실시예에 해당하는 구조 또는 물질과 그 균등물까지가 청구항의 권리범위가 되도록 해석해야 한다는 것을 규정하고 있다.

따라서, 미국 이외의 특허출원시 '수단 기능' 청구항이 청구하는 청구 범위에 비해 미국 특허에서는 그 청구 범위가 상당히 좁아질 수 있다. 하지만, 경우에 따라서는, 즉 명세서에 개시된 실시예의 구조를 직접적으로 청구하지 않고 '수단기능' 청구항을 활용할 경우, 그 범위가 넓어질 수도 있음을 알 수 있다.

또한, ‘수단 기능’ 형태의 청구항 사용시,그 표현이 의미하는 바가 무엇인지를 명세서에 적절하게 개시하지
못하였을 경우 제 112조 (2)절에서 요구되는 명확한 한정 요건을 만족하지 못하게 되어 청구항이 거절될 수 있다.

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1) 35 U.S.C § 112  Specification

[1] The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and
process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable
any person skilled in the art
to which it pertains, or with which it is most nearly connected,
to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of
carrying out his invention.

[2] The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and
distinctly claiming
the subject matter which the applicant regards as his invention.

[3] A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or
multiple dependent form.

[4] Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a
claim previously set forth and then specify a further limita¬tion of the subject matter claimed.
A claim in depen¬dent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations
of the claim to which it refers.

[5] A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more
than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed.
A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim.
A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations
of the particular claim in relation to which it is being considered.

[6] An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for
performing a specified function
without the recital of structure, material, or acts in support thereof,
and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts
described in the specification and equivalents thereof.